张宇枢^*

    计谋都凭筹算立定；打仗要凭智谋。

    Plans are established by seeking advice; so if you wage war, obtain guidance. 

六、滥用专利之抗辩

当发明人取得专利后，专利法会在一定期间内，依其专利申请范围，赋予专利权人独占排他的地位；而所谓滥用专利(patent misuse)之抗辩，指的是被控涉嫌侵权之被告，在专利诉讼中，抗辩称专利权人不当地扩张其专利权性质上、或时间上范围之效力，亦即专利权人企图将专利权独占排他之效力，延伸至上述专立法所赋予时间或空间的合法范围之外，而导致违反公平竞争之结果。

而其效果，则是在滥用专利期间，专利权人不得就侵害该专利之行为请求损害赔偿；惟他人仍不能单独以专利权人滥用专利为请求权基础，对专利权人请求损害赔偿，但若达到违反反垄断法的程度时，则仍可据以为请求。由于专利滥用之抗辩，属于衡平法下不净手原则(unclean hands)的体现。因此，本抗辩的情形若成立，仅影响该次专利诉讼中，专利权可执行性(enforceability)之效力，并不会对该专利权本身的效力(validity)产生影响。所以，专利权仅在专利权人滥用该专利之期间，不具可执行性，倘若专利权人不再滥用该专利，该专利则仍具有可执行性。

【哪些行为构成滥用专利】

基本上，倘若专利权人有不当扩张其专利权之独占地位，并因而造成破坏总体之竞争环境时，美国法院有可能将该行为认定为滥用专利。

此时，法院将对专利权人该不当行为之结果，对于市场竞争是否产生不合理之限制，进行事实之调查，而考虑的因素，包括相关产业的特定信息，加诸该限制前后该产品之情况，该限制本身之历史、性质与影响等。

以下为经美国法院认为构成滥用专利的一些具体的行为类型：

搭售

所谓搭售，系指在出售者的限制下，交易相对人没有自由选择权，必须同时购买二本可分离之商品，不得仅选择当中其真正欲购买之商品。

在美国若将专利产品与其他商品一起搭售，亦即若专利权人以要求购买其他之商品，作为授予专利权的必要条件时，即有可能构成专利之滥用。

而该搭售契约不必达到违反美国反垄断法的程度，才可以构成滥用专利；依照美国法院过去之见解，可依以下之三个步骤，决定搭售契约中，专利权人是否有滥用专利的情形：

1, 是否有二以上可分别独立之商品，而只有其中部分，系交易相对人欲取得授权之专利权。

2, 该涉嫌搭售于专利商品之其他商品，依一般商业习惯，在使用上本应具有独立性，或与专利商品可分开交易。

3, 该二以上可分别独立之商品，事实上是否有搭售的情形。

而根据美国国会于1988年修正之专利法(Patent Misuse Reform Act of 1988)第271条(d)项一至五款之规定，单纯的对（共同）侵害其专利权之人取得利益、授予专利或提起诉讼，以及拒绝就其专利权予以授权等商业上之运作方式，并不当然足以构成所谓滥用专利；除非专利权人在该专利或专利产品的相关的市场中，同时拥有一定之市场力量(market power)，则有条件之专利授权或搭售，始有可能因而被认定为滥用专利。否则，单纯有条件之授权，亦不一定足以构成滥用专利。

因此，在1988年修正之专利法公布前，单纯将专利产品与其他商品一起搭售，即有可能构成专利之滥用；而在1988年修正之专利法公布后，专利权人之搭售行为，还必须在专利权人就该专利或专利产品的相关的市场中，同时拥有一定之市场力量之情形下，才可因而被认定为滥用专利。

其他契约条款

除了上述几种可能构成滥用专利之情形外，以下为其他几种在美国实务上，曾因可明显发现专利权人意图超过专利法所赋予之权限，不当扩张其专利权之独占地位，破坏总体之竞争环境，而被法院认定为构成专利滥用的契约条款内容：

★在专利授权契约中，要求被授权人不得与专利权人之竞争对手购买商品。

★专利权人就本可分别授权之数个专利，要求应为包裹式的专利授权组合，而不愿意就各个专利权单一授权。

★授权契约中专利权人要求被授权人，于专利权有效期间届满后，仍应支付授权金。

★不论被授权人在销售活动中，是否有使用到系争专利权，专利权人要求被授权人均应以其销售活动所得利润之固定比率，做为其授权金。

★专利权人意图在授权契约中，限制权利耗尽理论（请参阅附录案例四之相关叙述）之适用，或其他违反美国反垄断法的约定。

【滥用专利与反垄断法之关系】

由于专利法本身即赋予专利权人在一定期间内，享有独占排他之权利，故在本质上，专利权人即容易拥有一定独占市场的力量。因此，被告在美国进行专利诉讼时，即时常主张原告因滥用专利，同时涉嫌违反反垄断法之规定，以有效牵制原告。

主张反垄断法最典型之请求权基础，即为美国薛曼法(Sherman Act)第二条之规定，亦即若已不当地限制贸易行为时，下述之行为即为违反反垄断法：

独占(monopolize)：

1,在相关市场中拥有一定之独占力。

2,系透过一定之行为，故意地获取或维持该独占力；而非因为产品优良、产业尖端、或历史事件等因素，所逐渐形成之成长或发展所致。

意图独占(attempt to monopolize)：

1,行为人有掠夺或反竞争之行为。

2,行为人已有独占之具体意图。

3,在相关市场中已有达到独占之成功可能性。

此外，美国联邦贸易委员会及司法实务界，认为若专利权人根据应该被核驳之专利、或被告之行为根本与该专利权无关，而专利权人仍对被告提起专利诉讼或其他主张权利之行为时，将可能被认定为违反美国之反垄断法。而最主要者有两种态样：

原告系透过诈骗之手段取得专利权

原告明知其所依据之专利权无效或根本未被侵害而仍企图主张其权利

原告系透过诈骗之手段取得专利权

此种案件类型(Walker Process fraud)，一开始系源于Walker Process Equip., Inc. v. Food Machinery & Chem. Corp.一案；该案主要之精神，系在于若专利权人透过不实之陈述，或故意隐瞒重要之事实，而从专利商标局获得本应被核驳之专利；专利权人日后若根据该专利，对第三人主张权利或提起诉讼时，将违反美国之反垄断法。

本案件类型与前述的「不正行为」(inequitable conduct)之抗辩十分类似，但在诉讼实务上，尤其在举证责任方面的要求部分，二者仍有所不同；亦即被告若欲主张原告有inequitable conduct的情形，而专利不能执行时，仅需证明与审查员是否核准专利案件决定有关之重要事实，专利权人有不实之陈述、或故意隐瞒的情形即可。

但是，若被告欲主张原告有此处所讨论的的情形，而专利权人违反美国之反垄断法时，除需要证明专利权人有不实之陈述、或故意隐瞒重要之事实外，尚必须进一步证明，若专利权人未为不实之陈述，或故意隐瞒重要之事实，该专利之申请案将会被予以核驳。因此，此际被告所要负之举证责任要求较高。

【inequitable conduct与Walker Process fraud之异同】

原告明知其所依据之专利权无效或根本未被侵害而仍企图主张其权利

本种案件类型，系指原告明知其所依据之专利权无效或根本未被第三人侵害，而仍企图对第三人主张其权利或提起诉讼时，将违反美国之反垄断法。

被告若欲主张原告有本类型的情形，而专利权人违反美国之反垄断法时，需要证明原告所提起之该诉讼，属于所谓之「诈骗诉讼」(sham litigation)；而依照美国最高法院在Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. 一案中所表示之意见，所谓之「诈骗诉讼」，系指原告所提起之该诉讼不但在客观上无法律依据，而且系基于不当及反竞争之动机。

例如：透过Discovery程序，被告取得原告公司内部之开会资料，根据该数据显示，发现原告竟然明知被告所制造产品之技术特征，根本未落入系争专利之申请专利范围内。换言之，原告明知所依据之专利权，根本未遭被告侵害，原告却企图藉提起专利诉讼的方式，意欲被告为避免耗费巨额资金，而逼迫被告不战而降，主动退出竞争市场；或使得被告为息事宁人，自愿缴付庞大之权利金以破财消灾时，被告可以主张原告所提起之该诉讼，属于所谓之「诈骗诉讼」，违反美国反垄断法之相关规定。

【验证表】

经过上述之分析后，兹简要整理美国专利诉讼实务上，与专利不能执行抗辩有关之验证表如下。提供公司之律师于实际个案发生时，迅速据以逐一检验专利权人的相关行为，是否有主张专利不能执行抗辩的机会。