湾区知产教室：对美跨国专利争端中选择救济机关（中）
张宇枢*
凡通达人都凭知识行事；愚昧人张扬自己的愚昧。
All who are prudent act with knowledge, but fools expose their folly.
四、美国联邦地方法院(U.S. District Courts)
由于美国的司法制度分为联邦法院及州法院两套系统，所以原告在对被告发动专利侵权诉讼前，必须先了解应到何种法院请求救济，以及到哪一个法院提起诉讼。
应向哪一种法院提起专利诉讼
应向哪一个法院提起专利诉讼
联邦地方法院专利诉讼之进行流程
【应向哪一种法院提起专利诉讼】
根据28 U.S.C.§1338(a)的规定，联邦地方法院对于依据美国国会所制订之专利法，所提起之民事诉讼，有专属的第一级法院管辖权，换言之，不论诉讼所涉及请求金额之多寡，诉讼当事人是否属于同一州之居民，专利诉讼均属于联邦事项（federal question），而归由联邦地方法院行使第一审的事务管辖权（Subject Matter Jurisdiction）。
【实务常识】 全美一共有94个联邦地方法院（United States district courts），基本上每一州至少有一个联邦地方法院，人口愈多之州，联邦地方法院愈多，例如纽约州便有四个联邦地方法院。 而各个联邦地方法院在审理专利诉讼上，亦有不同之风格，例如弗吉尼亚州之东区联邦地方法院，由于审理专利侵权案件非常迅速有效率，在过去，往往一个案件由起诉、调查证据、言词辩论、到审理终结，曾平均只花费6到8个月的时间，因此美国专利诉讼实务界，对于该法院有「火箭庭期表」（rocket dockets）之昵称。 |
【观念厘清】
原告在美国提起诉讼时，可能系与专利法有关之抗辩、可能系基于专利法所附予之请求权、亦可能附带一并提起其他有关之请求，究竟哪些型态的主张，属于所谓之专利诉讼，应归由美国联邦法院管辖，可以依照以下的原则，进行初步之判断：
一、倘若原告系以美国之专利法所附予之请求权基础（cause of action）为依据，提起相关诉讼；或原告主要请求法院解决之争议，与专利法的实体规定有关时，依据完整诉请法则（well-pleaded complaint rule），即属于所谓之专利诉讼，应归由美国联邦法院管辖。
例如，原告主要系依据美国专利法的规定，请求法院禁止被告继续制造、贩卖侵权产品，并请求被告赔偿其所受之损害；或请求法院依据美国专利法之规定，确认系争专利应属无效。
二、若原告提起上述专利诉讼，亦附带提起其他有关之请求，例如请求法院确认当事人间之违约责任、产品瑕疵时；美国联邦法院基于先前对该专利诉讼所产生之管辖权，对于该等原告一并提起之其他有关之请求，亦有补充管辖权（supplemental jurisdiction）。
例如，原告除依据美国专利法的规定，请求法院禁止被告继续制造、贩卖侵权产品外；亦一并请求法院确认被告违反双方间先前之和解契约，被告应负违约赔偿责任。
三、若原告并非以美国之专利法所附予之请求权基础为依据，提起相关诉讼；或所欲解决之争议，与专利法的实体规定无关。而仅系在其诉状当中，附带提及与专利法有关之抗辩理由时，该理由本身并不属于依据专利法所提起之民事诉讼，故不适用28 U.S.C.§1338(a)的规定。
例如，原告主要系依州之契约法提起诉讼，请求法院确认双方间先前之授权契约无效，而其主张授权契约无效的理由之一，系因被告未继续缴交专利年费，导致授权的目标即该专利，因而失去效力。
【应归由美国联邦法院管辖的诉讼型态】
诉讼型态 | 应否由联邦法院管辖 |
以专利法所规定之请求权基础提起之诉讼，或所欲解决之争议，与专利法的实体规定有关。 | 应由联邦法院管辖 |
以专利法所规定之请求权基础提起之诉讼，或所欲解决之争议，与专利法的实体规定有关；并附带提起其他有关之请求。 | 应由联邦法院管辖 |
并非以美国之专利法所附予之请求权基础为依据，提起相关诉讼；或所欲解决之争议，与专利法的实体规定无关。而仅系在其诉状当中，附带提及与专利法有关之抗辩理由。 | 不必由联邦法院管辖 |
【应向哪一个法院提起专利诉讼】
虽然知道应向美国联邦地方法院提起专利诉讼，但是，全美国94个联邦地方法院当中，哪些法院对于本具体案件享有对人管辖权（Personal Jurisdiction），以及又应如何在一群享有对人管辖权的法院当中，选择一个最适当之法院（venue），是以下所要介绍的重点。
对人管辖权
适当之法院
【对人管辖权（personal jurisdiction）】
【一般管辖权及特别管辖权】 在美国诉讼实务上，对人管辖权当中，可再区分为「一般管辖权」（general jurisdiction）及「特别管辖权」（specific jurisdiction）： 所谓之「一般管辖权」，系指法院因被告在该法院之辖区内，持续从事规律性之相关行为，所取得之管辖权。 至于所谓之「特别管辖权」，系指因被告系有意在该法院之辖区内从事上述相关行为，而本诉讼之请求权基础，系基于被告之该行为时，法院所取得之管辖权。 |
依据美国联邦巡回上诉法院之见解，联邦地方法院应考虑以下三个因素，以决定对于特定之专利诉讼案件，是否有对人管辖权：
★被告是否在该法院之辖区内，持续 从事规律性之相关行为。
★被告是否在该法院之辖区内，有意从事属于诉讼之请求权基础的行为。
★若由该法院行使管辖权，是否符合宪法关于公平及正义的精神。
因此，若原告在某联邦地方法院辖区内，发现从事侵权行为被告之住所或营业所、或被告系在该地制造或贩卖相关侵害专利之产品时，在不违背宪法精神的情形下，原告即可于该联邦地方法院，以该侵权行为为依据，对被告提起专利侵权诉讼。
【被告之住所或营业所在美国境外？】
若被告之住所或营业所在美国境外，且被告于国外以前述诱导或促成之方式，侵害美国之专利权时，虽然被告并未直接在美国境内从事直接侵权行为，且被告公司亦未设在美国境内；但是，原告可以根据总计接触理论（aggregate contact theory），主张在某联邦地方法院辖区内，发现被告的接触行为，累积到一定数量时（例如贩卖关键零件之次数、或提供相关组件之数量），原告可以主张该联邦地方法院，对于该身处国外之被告，享有对人管辖权。
【美国发明法之管辖法院】 根据新公布的美国发明法(AIA)之规定，根据美国专利法第22条、第145条、第146条所提起之诉讼，管辖法院从美国哥伦比亚特区联邦地方法院，改由弗吉尼亚州东区联邦地方法院管辖。 |
【确认诉讼之管辖法院】 原告可根据以下三种方式，决定在何联邦地方法院，提起确认诉讼： 1)原告之住所或营业所所在地之联邦地方法院。 2)被告之住所或营业所所在地之联邦地方法院。 3)被告在该联邦地方法院的接触行为，积累到一定数量时。 因此，身处美国境外被控侵权之人，可以至专利权人所在地、或专利权人有一定营业行为之地的联邦地方法院，提起确认诉讼。 |
【适当之法院（proper venue）】
原告如何在有管辖权的法院当中，选择一个适当之联邦地方法院（proper venue），以提起并进行专利诉讼，根据28 U.S.C. §1391及§1400(b)的规定，有以下之标准可供参考：
★该法院所在之管辖区域，与本案相关事实之间，关联性程度之高低。
★当事人自行合意选择。
★被告之住所或营业所所在地。
★当所有被告之营业所或住所位于同一州时，任一被告所在地区之联邦地方法院。
★被告所为侵权行为之任一部份所在地。
★被告住居地、并有通常性商业行为所在地
【联邦地方法院专利诉讼之进行流程】
在美国联邦地方法院进行专利诉讼之基本流程（相关介绍请分别参阅各讲内容）、以及所花费之时间，大致如下表之说明：
阶段 | 编号 | 基本作业 | 大约时间 |
第一阶段： 提起诉讼 | 1-1 | 提出起诉状 （complaint） | 1至2个月 |
1-2 | 送达起诉状与传票 （service of complaint and summons) | ||
第二阶段： 答辩与反诉 | 2-1 | 选任美国专利诉讼团队 | 1至2个月 |
2-2 | 以欠缺管辖权为由声请法院不受理本件诉讼 （motion to dismiss for lack of subject matter jurisdiction） | ||
2-3 | 请求展延答辩期限 （extension of answer） | ||
2-4 | 提出答辩 （answer） | ||
2-5 | 提出反诉 （counter-claim） | ||
2-6 | 声请移转管辖法院 （motion to transfer venue） | ||
2-7 | 以其他事由声请法院不受理本件诉讼（motion to dismiss for other reasons） | ||
第三阶段 案件管理会议 与搜证前程序 | 3-1 | 案件管理会议 （case management conference） | 2至3个月 |
3-2 | 初始披露 （initial disclosure） | ||
3-3 | 整理律师与客户特权 （attorney-client privilege） | ||
3-4 | 准备秘密保护命令 （protective order） | ||
3-6 | 准备与本件相关之文件 | ||
3-7 | 追加其他当事人 | ||
3-8 | 进行替代纷争解决机制 （alternative dispute resolution） | ||
第四阶段 搜证程序及 马克曼听证 | 4-1 | 要求自认 （requests for admission） | 5至24个月 |
4-2 | 要求文件 （requests for document） | ||
4-3 | 书面质问对造 （interrogatory request） | ||
4-4 | 对当事人进行口头诘问 （depositions of parties） | ||
4-5 | 对非当事人进行口头诘问 （depositions of non-parties） | ||
4-6 | 声请强制披露 （motions to compel discovery） | ||
4-7 | 声请秘密保护命令 （motions for protective order） | ||
4-8 | 交换专利关于请求项之意见 | ||
4-9 | 交换专利关于请求项解释之外部证据 | ||
4-10 | 完成关于专利请求项解释之搜证程序 | ||
4-11 | 提出关于专利请求项解释之主张（claim construction briefs） | ||
4-12 | 进行马克曼听证 （Markman hearing） | ||
4-13 | 法院于马克曼听证后做出专利请求项范围解释之裁定 | ||
4-14 | 专家证人之搜证程序 （expert discovery） | ||
4-15 | 专家证人出具专家报告 （expert reports） | ||
4-16 | 针对专家证人进口头诘问 （expert depositions） | ||
4-17 | 专家证人出具专家反驳报告 （expert rebuttal reports） | ||
4-18 | 针对专家证人之反驳进口头诘问（expert depostions concerning rebuttals） | ||
第五阶段 即决审判 | 5-1 | 声请进行即决审判程序 （summary judgment motion） | 2至4个月 |
5-2 | 反对进行即决审判程序 （summary judgment opposition） | ||
5-3 | 进行即决审判程序之听证 （summary judgment hearing） | ||
第六阶段 审判程序 | 6-1 | 审前会议 （pre-trial conference） | 2至4个月 |
6-2 | 声请传唤专家证人 | ||
6-3 | 交换证人名单 | ||
6-4 | 交换拟提出之证据清单 | ||
6-5 | 最后审前会议 （final pre-trial conference） | ||
6-6 | 提出辩论意旨书 （filing of trial briefs） | ||
6-7 | 进行审判程序（trial） |
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