张宇枢^*

       你去打仗，要凭智谋；谋士众多，人便得胜。

Surely you need guidance to wage war, and victory is won through many advisers.

一、基础事实

一家位于广州开发区的中国M公司，发现韩国F公司竟未经其允许，擅自制造并向美国进口侵害M公司所拥有美国发明专利的电动机具，迅速侵蚀M公司在美国之市场后；M公司决定对F公司及其他相关公司向美国联邦地方法院提起专利诉讼、并请求F公司赔偿其因而所遭受之损害。

二、本讲重点

在专利权人初步掌握相关具体证据、经过完整评估作业后，认为时机成熟，可以在美国联邦地方法院，提起跨国专利侵权争讼时，专利权人可逐一参考以下重点，在美国发起对侵害专利之人的攻击行动。

★何人可以在美国提起专利侵权诉讼？

★在美国可以将何人列为专利侵权诉讼之被告？

★原告如何在美国专利侵权诉状中主张相关事实？

★在美国如何送达书状及法院传票？

三、何人可以在美国提起专利侵权诉讼

一般而言，最常见的便是由专利权人本人提起专利侵权诉讼，除了该专利权必须是形式上确定有效，并未逾期、专利权人也如期缴交年费外，基本上并没有太大的问题。

需要注意的，如果根据专利说明书，系争专利之专利权人不只一个的时候，则必须以全体专利权人之名义，对侵害专利之人提起专利侵权诉讼；换言之，在专利侵权诉讼中，若有部分专利权人并未被列为原告，承审法院可以驳回原告之诉。

让与（assignment）

许可（license）

【让与（assignment）】

若原专利权人已将系争专利让与受让人（assignee），则受让人得提起专利诉讼。

【许可（license）】

若专利权人将系争专利，许可被许可人（licensee）在一定的时间与地域内，可以实施系争专利；若有第三人于该地域及时间内，侵害系争专利，以至于被许可人的销售额大受影响时，则应区分该被许可人之属性为何，以决定该被许可人可否对侵权人提起专利侵权诉讼：

非排他或非独占被许可人

专利权人虽然许可给被许可人，但是在非排他或非独占许可合同（non-exclusive license）中，并未限制专利权人在相同的时间与地域内许可第三人的权利时，该非排他或非独占被许可人不得单独对侵权人提起专利侵权诉讼。

排他或独占被许可人

专利权人许可给被许可人的许可合同中，倘若约定专利权人不得在相同的时间与地域内许可第三人，或有明确记载该许可为排他或独占许可（exclusive license）时，该排他或独占被许可人可对侵权人提起专利侵权诉讼。但在此时，应一并将专利权人列为非自愿之原告（involuntary plaintiff）；亦即排他或独占被许可人对侵害专利之人提起诉讼时，必须于诉讼中追加专利权人为原告。

四、在美国可以将何人列为专利侵权诉讼之被告

在决定应由何人担任侵权诉讼之原告后，原告可依据前述美国专利法第271条之相关规定，将下列应负直接或间接侵权责任之人，列为专利侵权诉讼之被告：

直接侵害专利权之人

诱导侵害专利权之人

促成侵害专利权之人

国际分工侵害专利权之人

合并提告之限制

【直接侵害专利权之人】

原告可依据美国专利法第271条(a)款之规定，将未经专利权人许可，却在美国境内制造侵权物品、或使用专利之方法、或针对该已构成侵权之物品，对第三人为贩卖之要约、贩卖、或自国外进口至美国境内之直接侵害专利权之人，列为专利侵权诉讼之被告。

例如C公司未经专利权人A公司的同意，直接将侵害系争专利的切割机进口至美国，并在美国贩卖给第三人时，A公司可将直接侵害专利之C公司，列为专利侵权诉讼之被告。

【诱导侵害专利权之人】

依据美国专利法第271条(b)款之规定，原告可将任何未经专利权人许可，却将关于专利发明未完成组装的全部、或重要之组件，提供给第三人，并积极诱导第三人在美国境内以直接侵害专利的方式，将该等组件予以组装完成之诱导侵害专利权之人，列为专利侵权诉讼之被告。

例如C公司未经专利权人A公司的同意，大量制造可侵害系争专利的切割机之全部零组件，却未完成最后之组装；而系将该等零组件卖给在美国境内之B公司，并提供给B公司详细 的组装手册，B公司遂完成组装，制造出侵害系争专利的切割机时，A公司除可将直接侵害专利之B公司列为被告外，亦可将诱导侵害专利权之C公司，列为专利侵权诉讼之被告。

【促成侵害专利权之人】

依据美国专利法第271条(c)款之规定，原告可将任何未经专利权人许可，却在明知第三人于美国境内，将可以组装相关组件，从而直接侵害专利的情形下，仍将专门用以实施他人专利、没有其他实质上不侵权用途、并非市场上的单一商品、且未完成组装的组件，提供给第三人之促成侵害专利权之人，列为专利侵权诉讼之被告。

例如C公司未经专利权人A公司的同意，大量制造专门用以侵害系争专利、且无其他实质不侵权用途的切割机之关键零组件，一并卖给在美国境内之B公司，B公司遂完成组装，制造出侵害系争专利的切割机时，A公司除可将直接侵害专利之B公司列为被告外，亦可将促成侵害专利权之C公司，列为专利侵权诉讼之被告。

【国际分工侵害专利权之人】

原告可将任何未经专利权人许可，却有下述两种行为之国际分工侵害专利权之人，依据美国专利法第271条(f)款之规定，列为专利侵权诉讼之被告：

1,从美国境内，将他人关于专利发明未完成组装的全部、或重要之组件，提供给第三人，并积极诱导第三人在美国境外以直接侵害专利的方式，将该等组件予以组装完成。

2,在明知第三人于美国境外，将可以组装相关组件，从而直接侵害专利的情形下，仍从美国境内将专门用以实施他人专利、没有其他实质上不侵权用途、并非市场上的单一商品、且未完成组装的组件，提供给第三人。

例如C公司未经专利权人A公司的同意，在美国境内大量制造可侵害系争专利的切割机之全部零组件，却未完成最后之组装；而系将该等零组件，连同详细的组装手册，一并卖给在墨西哥之B公司，B公司遂完成组装，制造出侵害系争专利的切割机时，A公司可将国际分工侵害专利权之C公司，列为专利侵权诉讼之被告。

【合并提告之限制】

虽然在一个诉讼中同时解决与多位被告间之纷争，看似符合诉讼经济之考虑，但由于在过去部分专利权人，尤其是NPE（即一般俗称之专利蟑螂）在提起专利诉讼时，经常将一群不相关产品之制造厂或经销商一并提告，以减少诉讼成本，却增加许多制造厂或经销商的困扰，以致被认为有滥用专利诉讼之虞。

因此，在2011年9月8日，美国参议院决议通过众议院先前通过的美国发明法案（America Invents Act，简称AIA，编号S.23）之专利改革法案（Leahy-Smith America Invents Act，编号H.R.1249）；其后于2011年9月16日，由美国总统欧巴马签署颁布，增加共同被告与管辖权的限制，亦即日后在美国提起之专利侵权诉讼中，原告只能针对源于共同交易，即制造、使用及销售相关产品，并且基于共同事实之厂商，合并于一个诉讼中提告；亦即新法生效后，专利权人于一个诉讼中，仅可将符合上述条件之厂商，合并在一个诉讼中进行提告，不可对一群不相关产品之制造厂或经销商一并提告，如此将会大幅增加提告者之诉讼成本，减少滥用专利诉讼的机会。

五、原告如何在美国专利侵权诉状中主张相关事实

原告于美国专利侵权诉讼之起诉状中，应具体表明以下之事实与基本资料：

被侵害之专利的基本数据

原告与系争专利之关系

侵害系争专利之方式及侵权产品之名称

已尽标示专利号数义务

对被告为适当之通知

原告因此所遭受之损害

【被侵害之专利的基本数据】

专利权人除应于起诉状中，表明被侵害之专利的核发日、专利编号、专利名称为何外，还应依F.R.C.P. RULE 10(c)，提出由美国专利商标局所印行之专利说明书（specification）复印件为附件，以确定被侵害之客体为何。

【原告与系争专利之关系】

原告应说明其系基于何种身份提起本件专利侵权诉讼，亦即其系专利权人、还是专属被许可人。若原告仅主张其为专利被许可人，则尚须专利权人加入成为共同原告。

【侵害系争专利之方式及侵权产品之名称】

原告应主张被告系以何方式，于过去已经侵害、及目前正持续侵害其基于系争专利，所享有之排他权；例如系以使用、进口、贩卖之要约、或是贩卖之型态，侵害系争专利。

此外，亦应载明被告该侵权产品之名称或型号，以确定专利侵权诉讼中，原告持以主张侵害专利之客体为何。

【已尽标示专利号数义务】

由于依据美国专利法，专利权人应于其产品或包装上，标示专利号数，否则不得对侵害专利之人主张损害赔偿请求权。因此，原告应于起诉状中，说明其于获得专利后，已于其所有产品上尽了标示专利号数之义务。

【对被告为适当之通知】

此外，由于是否有恶意侵权（willful infringement），与外界对被告之心理状态（condition of mind）的影响有极大关系，因此，应于起诉状当中，叙述原告已于特定期日、以特定方式通知并使被告知悉系争专利，以建立被告有恶意侵权之基础。

【原告因此所遭受之损害】

最后，原告应记载因被告上述之侵权行为，原告所遭受之损害，例如原告本可获得却因其所减损之利益；以及若法院不禁止被告之侵权行为，将导致原告所受损害持续增加。

六、在美国如何送达书状及法院传票

当原告完成上述起诉状，正式向法院起诉后，相关的起诉状（complaint）及传票（summons），应由何人负责送达（service）给被告？有无一定之时间限制？被告应于收到后多久的期限内内进行答辩？

何人负责制作并送达起诉状及传票？

起诉后多久应完成送达？

被告收到后应于多少时间内完成答辩？

【何人负责制作并送达起诉状及传票？】

在一些国家，可能是先由原告撰拟起诉状，按照被告人数，连同足额之起诉状缮本，一并递进法院后，由法院制作传票，再由法院负责寄发传票及起诉状缮本给被告。

但是，在美国进行专利诉讼，并非由法院负责制作传票，或递交当事人之起诉状及传票，而是由原告自行制作，并负责送达给被告。

换言之，根据F.R.C.P. RULE 4(a)及(b)之规定，原告在向法院提出起诉状时、或提出起诉状后，可一并将其已自行制作完毕、符合适当格式之传票，提供给法院职员签名，并盖上法院之印信后，法院再发还给原告，由原告送达给所有被告。

而在实务运作上，通常系由原告之代理人，例如专门提供送达服务之代理机构，完成相关起诉状及传票之送达任务；虽然可以采用不同之送达方式，但是代理人必须要取得经由收受送达之被告所签字之送达证书，才算完成送达手续，相关后续之法律效果才开始启动。

【起诉后多久应完成送达？】

原告完成上述起诉状，正式向法院起诉后，必须在F.R.C.P. RULE 4(m)所规定之相关期限内，将起诉状及传票送达给被告。否则，法院得于告知原告后，依职权裁定驳回诉讼；而日后即使被告收到诉状及传票，亦可声请法院裁定驳回原告之诉。

【被告收到后应于多少时间内完成答辩？】

在一般情形下，被告应该于原告合法送达后20至30天左右的时间内，完成答辩，否则法院即会依据原告起诉状中之片面之词，做出极可能不利于被告之缺席判决（default judgment）。

因此，在没有任何心理准备的情形下，自收到原告的专利侵权诉讼起诉状起，原则上被告只有20至30天左右的时间，便必须要完成讼争事实之基本分析、寻找外部律师、进行相关评估、搜集并准备相关资料、以及撰拟答辩书状等艰巨之任务；对一般没有美国专利诉讼经验之被告而言，其困难度与压迫感，实可想而知。