张宇枢^*

        一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。

Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given.

一、基础事实

一家位于广州开发区的中国M公司，发现韩国F公司竟未经其允许，擅自制造并向美国进口侵害M公司所拥有美国发明专利的电动机具，迅速侵蚀M公司在美国之市场后；M公司决定对F公司及其他相关公司向美国联邦地方法院提起专利诉讼、除请求法院禁止F公司继续进口并销售侵权产品到美国、并请求F公司赔偿其因而所遭受之损害、利息、诉讼费用及律师费，及法院认为恰当之其他救济。

二、本讲重点

原告于起诉状中完成前讲关于诉讼基本事实之说明后，应依F.R.C.P. 第8(a)(3)条之规定，向法院提出具体要求（demand for judgment），请求法院做出有利于己之裁判；而在专利侵权诉讼中，原告可向法院提出如下之具体要求，以寻求救济。

★声请禁制令

★估算损害赔偿额

★利息、诉讼费用及律师费

★法院认为恰当之其他救济

★请求陪审团审理

三、声请禁制令（injunction）

原告在美国若欲行使专利权之排他效力，禁止被告继续以任何型态，侵害系争专利，将被告排除于市场之外时，最直接的方式，便是于起诉状中，一并向法院声请核发初期及永久禁制令（injunction）。以命令侵权人停止特定之侵权行为。

初期禁制令与永久禁制令

四部检试法

【初期禁制令与永久禁制令】

禁制令可区分成初期禁制令(preliminary injunction)与永久禁制令(permanent injunction)两种；二者最主要之区别在于：

□ 核发之时间：

永久禁制令乃是在经过完整之审理程序后，法院于判决原告胜诉时所核发；然而初期禁制令则是在正式之审理程序进行中，先经过法官初步审理后即予以核发。而法院会命声请核发初期禁制令之原告缴交担保金，以供将来若初期禁制令被撤销时，用以作为赔偿被告因该禁制令所遭受损害之担保。

□ 效力之存续：

经过完整之审理程序后，法院于判决原告胜诉时所核发之永久禁制令，于系争专利有效期间持续有效；而审理程序进行中，经过法官初步审理后即予以核发之初期禁制令，其效力则仅维系至本案诉讼终结时为止。

【四部检试法】

目前美国大部分之法院之在审核是否核发初期禁制令时，会以下列之「四部检试法」(four-part test)为标准以决定是否核发初期禁制令：

(1)本案实体部分之请求有胜诉之可能(a showing of probability of success on the merits)。

(2)如果不予核发该禁制令将导致声请人立即且无法弥补之损害(a showing that the movant will suffer immediate irreparable harm if the injunction is not granted)。

(3)经比较后，不核发禁制令所可能对声请人造成之损害将大于核发禁制令所可能对被告造成之损害(that such injury outweighs any harm which granting injunctive relief would inflict on the defendant)。

(4)核发禁制令将不会对公共利益产生负面之影响(that the public interest will not be adversely affected by the granting of the injunction )。

美国法院在决定是否应予核发初期禁制令时，会就以上四项考虑因素逐一审核情节之轻重，以及声请人所请求核发初期禁制令所及之范围，而法院于审理当中，经利益衡量，基于裁量权做出最终的决定。

四、估算损害赔偿额度

原告提起专利侵权诉讼之两大目的，一个是排除被告继续侵害系争专利，另一个主要目的，则是请求法院认定其所受损害（damages），并主张被告为恶意侵权，请求法院提高赔偿金，至原告所受损害额度之三倍。

请求权基础

损害计算方式

惩罚性损害赔偿

【请求权基础】

原告提起专利侵权诉讼，请求法院命被告赔偿其受损害之根据如下：

■美国专利法第二百八十四条：

□ 于认定原告所请求之损害赔偿额度时，法院应判给原告对因侵害所受损害之充足之赔偿：

因此，权利人对行为人求偿之额度，原则上限于权利人所受损害之充足之赔偿而已，并不包括与行为人侵害专利权之行为无关之损害。

□ 该充足之赔偿不得少于侵害人因实施该发明所应支付之合理授权金，以及其利息与经法院调整后之费用：

为了避免法院在认定损害额度多寡过程中，因为没有下限，而造成裁量失当的情形，遂规定该所谓充足之赔偿，不得少于侵害人因实施该发明所应支付之合理授权金，以及其利息与经法院调整后之费用。

□ 当损害赔偿额度非交由陪审团认定时，法院应决定损害赔偿之额度；在损害赔偿额度由法院或陪审团认定时，法院均得将赔偿额度提高至其所认定之损害额度之三倍：

为了能有效遏制恶意侵权行为的发生，同条中段规定不论系由法院或陪审团认定损害赔偿之额度，法院最后均有权将赔偿额度提高至其所认定之损害额度之三倍，使行为人就其侵害专利权所造成之损害须另外负惩罚性之损害赔偿责任。

□ 而当法院在认定损害赔偿额度或在该情况下权利金应为多少始为合理时，法院得采纳专家之证词以为协助：

因为专利权被侵害时，权利人所受之损害的计算方式因涉及成本估算、市场损益、占有率增减等诸多因素之考虑，以致于在实务运作上，就赔偿金额多寡之决定而言，产生相当多的困难。因此，本条规定法院在认定损害赔偿额度或在该情况下权利金应为多少始为合理时，得采纳专家之证词以为协助。

■美国专利法第二百八十五条：

由于有效处理专利权被侵害之损害赔偿诉讼所涉及之专业知识与困难度，要高出其他一般损害赔偿诉讼甚多，因此所需支出之律师费亦因而要高出许多；为期能彻底保护权利人及被告，使不致因专利侵权诉讼的过程中，因支出过于庞大之律师费用而有被二次侵害之虞，因此美国专利法第二百八十五条复规定，法院在例外之案件中得判给胜诉的一造合理之律师费用。

【美国专利诉讼损害赔偿范围】