张宇枢^*

         一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。

Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given.

一、基础事实

一家位于广州开发区的中国M公司，发现韩国F公司竟未经其允许，擅自制造并向美国进口侵害M公司所拥有美国发明专利的电动机具，迅速侵蚀M公司在美国之市场后；M公司决定对F公司及其他相关公司向美国联邦地方法院提起专利诉讼、除请求法院禁止F公司继续进口并销售侵权产品到美国、并请求F公司赔偿其因而所遭受之损害、利息、诉讼费用及律师费，及法院认为恰当之其他救济。

二、本讲重点

原告于起诉状中完成前讲关于诉讼基本事实之说明后，应依F.R.C.P. （《美国联邦民事诉讼规则》）第8(a)(3)条之规定，向法院提出具体要求（demand for judgment），请求法院做出有利于己之裁判；而在专利侵权诉讼中，原告可向法院提出如下之具体要求，以寻求救济。

★声请禁制令

★估算损害赔偿额

★利息、诉讼费用及律师费

★法院认为恰当之其他救济

★请求陪审团审理

三、声请禁制令（injunction）

        请参阅第十五期之内容。

四、估算损害赔偿额度

原告提起专利侵权诉讼之两大目的，一个是排除被告继续侵害系争专利，另一个主要目的，则是请求法院认定其所受损害（damages），并主张被告为恶意侵权，请求法院提高赔偿金，至原告所受损害额度之三倍。

请求权基础

损害计算方式

惩罚性损害赔偿

【请求权基础】

请参阅第十五期之内容。

【损害计算方式】

实务上美国法院在认定专利权人因侵害人之侵害专利权的行为所造成之损害时，通常多系以专利权人因该行为所减损之利益为计算损害额度之方式，然而，专利权人于侵害专利权的损害赔偿诉讼中，不得仅空言主张推测其因侵害人之行为所减损之利益为何，而必须能提出充分且有效之优势证据方法以证明其主张为真正。

因此，专利权人于该诉讼中必须要能证明侵害行为系导致专利权人本可得之利益减损的合理可能性(reasonable probability)，以及该本可得之利益因而所减损的数额。换言之，专利权人应能证明若非由于侵害人之侵权行为，本可因实施该专利权所得获取却未得到之收益，例如：销售量之减损、价格之下滑等；而所谓销售量之减损包括专利权人因侵害行为所减少之销售量与若非由于侵害人之侵害行为本所可从侵害人销售量中获得之部分。

倘若专利权人无法证明因侵害人之行为所受之损害为何，则仅得以侵害人因实施该发明所应支付之合理授权金，以及其利息与经法院调整后之费用为依据：

■所受损害

美国实务关于计算侵害专利权的行为所受损害之方式，经归纳整理后如下表所示：

【关于计算侵害专利权的行为所造成损害之方式】

1 主观面

专利权人于侵害专利权的损害赔偿诉讼中，为要能有效主张该侵害行为系导致专利权人本可得之利益因而有所减损而请求侵权人赔偿，美国联邦巡回上诉法院于公元一九九五年在Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc.一案中，表示专利权人即原告除需就后述客观层面之要件尽举证责任外，尚需证明被告对于该等因侵害专利权所发生的损害有可预见性(foreseeability)，换言之，原告须提出证据以证明被告于侵害其专利权时，可合理地预见其行为将导致原告即专利权人本应可得之利益将因而有所减损。

特拉华州之州地方法院于Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels Midland Co.一案中，即以被告无法预见其侵害原告一种培植病毒之方法专利之行为，将导致受侵害公司股票持有者将会损失一定之利益为由，判决驳回原告此部分损害赔偿之请求。

2 客观面

兹以市场上包括专利权人本人在内，提供该专利权物品或以该专利制程所制造出的产品者之数量为区分标准，分就下述两种情形探讨美国法院目前实务上，如何认定侵害行为系导致专利权人本可得之利益减损，以及该本可得之利益因而所减损的数额：

2.1  仅有二提供者

意即于该专利权有效范围内，除了身为原告之专利权人以外，仅有被控侵权之被告提供该专利权物品或以该专利制程所制造出的产品之情形。

由于专利权人拥有专利权之商品与侵权人所提供之侵权商品之质量一样，且该市场上除专利权人以外，仅有被控侵权之被告提供该专利权物品或以该专利制程所制造出的产品，无其他任何第三人亦提供与该涉嫌侵害专利权物品相同之商品时，可以推论若非由于侵害人侵害专利权人之行为，专利权人即有前述所谓合理的可能性之机会获得被告、即侵权人因实施该侵害专利权行为后所得之销售量。

因此，美国联邦巡回上诉法院于Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co. 一案中认为，直接将侵权人之销售额认定为专利权人于没有被侵权行为时所本应有之销售额的推论是合理的。

2.2  有三提供者以上

美国联邦巡回上诉法院在审理一般侵害专利权之损害赔偿诉讼时，时常用美国第六巡回上诉法院于公元一九七八年Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc.一案中所创设之四项标准，以检测该被控侵害专利权之行为是否系导致专利权人本可得之利益减损以及该本可得之利益因而所减损的数额，该检测法日后即被简称为The Panduit Test:

2.2.1 对于该专利权产品之需求

在美国专利侵权诉讼中，可用以证明该专利产品涉及之市场对于该专利权产品，或以该专利制程所制造出产品需求依据的证据方法，包括专利产品与侵权商品销售量间之相关比较、对消费者所进行之市场意愿调查等；专利权人可藉由证明专利产品之市场占有率、专利权被侵害期间，该专利产品的实际销售量等事实，以彰显该专利产品涉及之市场对于该专利权产品的需求量。

而倘若专利权人与侵害专利权之人所贩卖之商品相同时，美国联邦巡回上诉法院在审理BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern, Inc. 一案时，即表示倘若专利权人与侵害专利权之人所贩卖之商品相同，专利权人即原告即得以侵权人即被告所贩卖侵害专利权商品之总销售量，作为认定该专利权市场对于该专利权产品需求之依据。

又美国联邦巡回上诉法院于Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.一案判决中，亦表示侵权人（贩卖侵害专利权物品）之实质销售量，为（该专利权市场）对于该专利权产品需求之有力证据。

换言之，倘若专利权人与侵害专利权之人所贩卖之商品并非相似，以致于未能认为二者之市场重迭时，即不得以侵权人即被告所贩卖侵害专利权商品之总销售量，作为认定该专利权市场对于该专利权产品需求之依据。

2.2.2 没有可被接受之非侵权代替品

由于同一市场上往往不只有专利权之商品与被控侵权之商品而已，还有可能尚有其他商品，因此专利权人若欲有效在专利权侵权诉讼中，主张其原本应有之利益系因被告不法之侵权商品而有所减损，必须要能证明在被告为该侵权行为时，市场上没有其他可被接受之非侵权代替品存在，才能将其原本因其专利权商品所应有之利益所减损之部分，完全归责于被告不法之侵权商品。

至于何谓可被接受之非侵权代替品？美国联邦巡回上诉法院在TMN Manufacturing Co. v. Dura Corp.  一案中表示，若某仅系与有专利权之商品有竞争关系存在之商品的确存在，然并未具备专利商品之特殊性或其他优点时，则不当然表示该市场上有专利权之商品有可被接受之非侵权代替品；唯有该其他商品具备专利商品之特殊性质或其他优点，始足以被认定为市场上尚有可被接受之非侵权代替品。

易言之，即使市场上有某种商品与有专利权之商品有竞争关系存在，却不具备一般客户之所以会购买该有专利权商品之某特殊性质或其他优点、亦即该专利商品技术上之某种特殊长处时，则难径认定该商品为该有专利权商品之可被接受非侵权代替品。

而举证责任之安排，系先由原告负责证明市场上没有其他可被接受之非侵权代替品存在，一旦已证明没有其他可被接受之非侵权代替品存在时，举证责任即转换至被告，被告即必须证明符合前述所谓之可被接受非侵权代替品存在。在实务之运作上，通常原告系说明市场上该专利权产品之一般代替品并未充分具备该专利权产品之特性或优点；被告则系尽可能地尽量出示许多市场上已有之其他可被接受之非侵权代替品。

2.2.3 专利权人具备可满足需求之制造及营销之能力

本要件系要求专利权人证明在被侵害之期间，其确有一定之能力可以制造并营销其所失利润以满足市场需求之能力，但不需要证明其所制造并营销之专利产品之竞争力优于侵权之产品。

本要件与前述之第一个要件一样，在实务上较少被挑战。如果专利权人即原告被侵权人即被告质疑是否具备本要件之可满足需求之制造及营销专利产品之能力，实务上通常会以下列几点因素以分析专利权人是否确有该能力：

□ 专利权人被侵权后之销售相关单位数量，与专利权人过去营销量之比较。

□ 专利权人贩卖与营销其专利产品之规模与能力。

□ 专利权人在所要求之期间内，建立其生产线之财务与技术能力。

  □ 专利权人所从事者，若系一些需要特别经过政府认可或许可始可进行生产之产业（例如欲生产药品者，须经过美国之食品药物管理局之许可），是否有取得其所需要政府认可或许可的能力。

□ 专利权人取得制造专利产品之原料所需之成本及可能性。

至于是否可以满足市场需求，美国实务上并不限于专利权人本身必须拥有该等制造或营销之能力，如果专利权人可以藉由将契约外包以达成满足市场需求的要件，亦不能说专利权人无该等制造或营销之能力；例如专利权人为了节省维持基本设备所需之成本开销、拓展企业之关系等原因。

但需要注意的是，如果专利权人系将其原本所可生产营销的专利产品转包给他人完成时，此时期所应得之利润将低于其原本由自己制造营销时所可取得之利润。

2.2.4 专利权人本所可取得之利润

用以计算专利权人本所可取得之利润，实际却减少利润最基本的计算方法有如下三种方式：

2.2.4.1侵权人之利润法

在两个供给者（专利权人与侵权人）的市场当中，欲证明专利权人所失利益总额为何最常见的方式，是先认定侵权人所贩卖侵权产品之销售量之后，乘上专利权人每销售一件被侵权之专利产品所可获得之利润。 

2.2.4.2 所增加之收入法

「所增加之收入法」乃认为基本之经济法则系如果第一批之产品已涵盖所谓之固定成本时，接下来所生产之产品其所需花费之成本，将不像生产第一批产品时一般高。因此若固定成本不会随着产品之增加而有所改变时（例如每一单项产品所附加之税出），于计算所失利益时应将该项固定成本予以排除在外。

2.2.4.3 总体市场价值法

「总体市场价值法」系认为即使整个设备当中，仅有专利权的一部分为被侵害之对象，在计算损害赔偿时，仍应以整个设备之价值为计算标准；而美国联邦巡回上诉法院则将本观念限缩于唯有该设备中有专利权之部分与无专利权之部分之功能合并运作时始可发挥所预期功效者为限。

而除上述之计算方法外，在美国专利诉讼实务上，欲计算专利权人本所可取得却减损之利润的标准还包括：专利权产品所减少之销售量、价格之下滑、对于专利权人声誉所造成之伤害等。