张宇枢^*

        一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。

Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given.

一、基础事实

一家位于广州开发区的中国M公司，发现韩国F公司竟未经其允许，擅自制造并向美国进口侵害M公司所拥有美国发明专利的电动机具，迅速侵蚀M公司在美国之市场后；M公司决定对F公司及其他相关公司向美国联邦地方法院提起专利诉讼、除请求法院禁止F公司继续进口并销售侵权产品到美国、并请求F公司赔偿其因而所遭受之损害、利息、诉讼费用及律师费，及法院认为恰当之其他救济。

二、本讲重点

原告于起诉状中完成前讲关于诉讼基本事实之说明后，应依F.R.C.P. 第8(a)(3)条之规定，向法院提出具体要求（demand for judgment），请求法院做出有利于己之裁判；而在专利侵权诉讼中，原告可向法院提出如下之具体要求，以寻求救济。

★声请禁制令

★估算损害赔偿额

★利息、诉讼费用及律师费

★法院认为恰当之其他救济

★请求陪审团审理

三、声请禁制令（injunction）

        请参阅第十五期之内容。

四、估算损害赔偿额度

    请参阅第十六期之内容。

五、利息、诉讼费用、及律师费六、法院认为恰当之其他救济

依据前述之说明，由于在特殊情形下，原告可以请求被告支付律师费（attorney’s fees），故此部分成为一种特殊的损害赔偿事由；因此，原告尚可于专利侵权诉讼中，一并请求法院判决被告应赔偿原告相关之利息（interest）、诉讼费用（cost）、及律师费^[1]。

损害之利息

律师费用

【损害之利息】

专利权人起诉请求法院命被告应赔偿其所受损害时，依照美国实务之见解，基本上尚可将自侵害发生时起，因损害所生之利息，一并予以计算在内，以使专利权人真正得到充足之赔偿，使专利权人得以完全回复至未受侵害之状态。

至于应以何种利率，计算该因损害所生之利息，在美国实务上，系由各个联邦地方法院自行决定；有的是按照各州之法定利率、有的是视个案中之实际情况而定。

【律师费用】

在美国，一般之诉讼原则上均系由双方各自负担其自身之诉讼费用，但由于处理专利侵权的诉讼案件所涉及之相关专业与过程较为复杂，因此所需耗费之律师费用往往较为庞大，故依据美国专利法第二百八十五条的规定，法院在例外之情形下得判给胜诉之一造合理的律师费用^[2]。

而只要被告之侵权行为被法院认定系出于恶意，或原告所本之专利权系经由诈骗(fraud)所取得，或原告明知其并未被侵权、其专利并非有效，而仍对被告提起恶意之专利侵权诉讼时，法院即可为此判决；只是美国实务上认为必须系于第一审之地方法院始得为此判决。^[3]

本规定之目的，基本上是为了防止侵权人轻率并明知地侵害有效之专利权，或专利权人恶意提起专利侵权诉讼，并于专利诉讼后回复被侵害之一造至被侵害前之状态^[4]。

六、法院认为恰当之其他救济

除上述之具体请求外，原告尚可于起诉状中，请求法院依职权，判决其他恰当之救济。

七、请求陪审团审理（jury trial）

原告或被告在美国专利诉讼中，均可在书状中请求本件由陪审团进行审理。

如何请求由陪审团审理

请求由陪审团审理之优缺点

【如何请求由陪审团审理】

根据美国联邦宪法第七修正案之规定，若是属于普通法（common law）之诉讼，且诉讼目标价额超过二十美元时，该诉讼之任何当事人即可以要求本案应由陪审团审理（jury trial），而本案即会由陪审团进行审理，负责认定事实，由法官负责解释并适用法律；否则，视为当事人放弃声请陪审团审理之权利，而直接由法官进行审理（bench trial），由法官全权负责认定事实，解释并适用法律。

而依据F.R.C.P. RULE 38之规定，若当事人欲要求陪审团审理时，原告应于起诉状中、而被告应于收到原告之起诉状后10日内，以书面向法院请陪审团审理。

【请求由陪审团审理之优缺点】

请求由陪审团审理之优缺点如下：

□ 事实之认定较易被律师影响

□ 较可能有地方保护主义色彩

□ 律师之准备及进行费用较高