湾区知产教室：被告在美国专利侵权诉讼的抗辩（上）
张宇枢*
不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱她，她就保守你。
Do not forsake wisdom, and she will protect you;
love her, and she will watch over you.
一、基础事实
一家位于广州开发区的中国C公司收到日本A公司所寄交其向美国联邦地方法院提出专利诉讼之起诉状及法院传票，指称C公司在美国贩卖之切割机具，侵害A公司所拥有之美国X,XXX,XXX号专利。
根据传票记载，C公司必须于20日内，针对被诉事项，提出相关之回复意见。
二、本讲重点
当收到原告在美国所提起的专利侵权诉讼起诉状后，原则上只有极为短暂的时间，被控侵权之一方便必须要完成答辩书状，为期尽速完成相关诉讼上之防御阵线，建议被控侵权人可依序参考本讲以下重点，审慎采取因应措施。
★被告如何消极回应原告之主张？
★被告如何积极抗辩？
★被告如何提起反诉？
★被告其他可提出之申请？
三、被告如何消极回应原告之主张
被告在答辩状（answer）中，首先应依据F.R.C.P. RULE 8(b)之规定，针对原告起诉状中每一个陈述（averment），决定予以承认（admit）或否认（deny），以消极回应原告之主张。
至于应以何方式进行承认或否认，以及若被告对于原告起诉状中之相关陈述，欠缺必要之知识或信息时，被告应如何表示意见，是以下所要介绍之重点：
承认或否认之方式
欠缺足以形成确信之知识或信息
【承认或否认之方式】
首先，在决定要承认或否认原告之陈述时，被告应该基于对系争事实之了解，本于善意、公正之态度，做出理性的回应；不宜一味地全盘否认原告所有之主张。
其次，除非被告真正认为原告所有之主张皆虚伪不实，被告始可表式全面否认（general denial）；否则，被告仍应逐一针对原告起诉状中的每一项陈述，分别予以承认或否认（specific admission or denial）；或对于已明确承认以外所有其他之部分，一概予以否认。
【诉状实例-被告承认原告之陈述】 被告公司简称 admits that U.S. Patent No. 系争专利编号 issued on. September 9, 2012. |
【诉状实例-被告否认原告之陈述】 被告公司简称 denies that Venue is proper in this jurisdiction. |
【诉状实例-被告部分承认、部分否认原告之陈述】 被告公司简称 admits that this court has subject matter jurisdictions pursuant to Title 28, United States Code §§1338(a) and 1367(a). 被告公司简称 denies the remainder of the allegations set forth in paragraph 2 of the Complaint. |
【欠缺足以形成确信之知识或信息】
初步检阅完毕原告之起诉状后，倘若被告律师对于原告起诉状中之相关陈述，欠缺必要之知识或信息，以致无法产生应该承认或否认之确信，亦即被告无法评估原告所陈述的事项是否真实时，在美国诉讼实务上，允许被告在答辩状中，基于欠缺足以形成确信之知识或信息为由，而否认原告起诉状中之相关陈述。
【诉状实例-被告欠缺足以形成确信之知识或信息而否认原告之陈述】 In response to the allegations set forth in paragraph 4 of the Complaint, 被告公司简称 is without knowledge or information sufficient to form a belief as to the truth thereof and therefore denies the same. |
【被告如何消极回应原告之主张】
【参考意见】 由于在跨国专利诉讼的初期阶段，许多事实尚属浑沌不明，当事人有时无法察觉某些部分之重要性；有些当初误以为不重要的细节，随着搜证程序之进行，日后竟成为影响当事人诉讼输赢的关键。 例如原告主张已于其所有产品上，尽了标示专利号数之义务；被告虽未掌握具体证据，却以为此并不重要，因而并未对之加以承认或否认；日后，被告在搜证程序中，却发现原告根本没有在其产品、或任何包装、标签上标示专利号数，依据美国专利法第287条之规定，原告不得对被告于接获侵权通知前所实施之侵害行为，请求赔偿任何因而所致之损害。 因此，不论原告所陈述之事项在表面上是否重要或理所当然，建议被告仍应基于充足之信息，逐一仔细推敲，决定应该予以承认或否认原告之陈述；而对于其中没有把握或不清楚的部分，则应该以「欠缺足以形成确信之知识或信息」为由，否认原告起诉状中之相关陈述；不宜率尔认为无所谓，随意予以承认或否认，形成日后的困扰。 |
四、被告如何积极抗辩
有别于前述被告针对原告于起诉状中所陈述之事项，仅以承认或否认之方式，消极回应原告之主张；倘若被告另行提出原告所未提及之事由，以攻击原告所据以为起诉之基础时，则称为积极抗辩（affirmative defense）。依据F.R.C.P. RULE 8(c)之规定，中列举了十几种被告可资用以作为积极抗辩之事由。而在美国专利侵权诉讼中，被告比较常以下列之理由，进行积极抗辩：
专利无效
专利权不能执行
未侵害专利或未造成损害
其他抗辩方式
【专利无效（invalidity defenses）】
即被告可以抗辩原告的专利权因不符合美国专利法之相关规定，例如违反美国专利法第101条关于实用性、专利适格客体等要求时，该专利权因而无效。
兹简要整理美国专利诉讼实务上，与专利无效抗辩有关之体系表如下。提供读者于实际个案发生时，迅速据以逐一检验系争专利，是否有请求法院宣告专利无效的机会，以及作为积极抗辩专利无效之参考（详细内容请参考第三讲之说明）。
抗辩态样 | 法条依据 | 具体类型 |
专利无效（invalidity） | 美国专利法 第101条 | 不具实用性（lack of utility） |
非专利适格客体 | ||
双重专利（double patenting） | ||
美国专利法 第102条 | 在先公开（anticipation） | |
已为贩卖或要约（on-sale bar） | ||
他人已有发明（invention by another） | ||
美国专利法 第103条 | 显而易知（obviousness） | |
美国专利法 第112条 | 不具实施可能性（enablement） | |
说明不充分（inadequate description） | ||
专利申请范围不明确（definiteness） |
【诉状实例-积极抗辩专利无效之记载】 U.S. Patent No. ○,○○○,601 (the “‘601 patent”) is invalid under Sections 102, 103 and/or 112 of the Patent Statute. |
【注意】
为使专利权人有充分之准备期间，在涉及专利侵权或专利无效的诉讼中，倘若当事人欲提出专利无效或不侵权之主张时，依据美国专利法第282条之规定，至少应在法院进行审理程序（trial）之30日前，以诉状或其他书面方式,将下述之事项通知对造（通常为专利权人）；倘若当事人未能证明已将下述之事项通知对造，日后于审判期日中，除非法院要求，否则有可能不得再临时提出相关之证据资料：
■准予任何相关专利之国家、专利号数、日期及专利权人之姓名
■所有于系争专利前已公开之相关刊物的标题、日期以及页码
■被认为系系争专利之前已有的发明人、已有相关知识之人、已在先使用之人、或已将该发明为贩卖之要约之人的姓名及住址
【专利权不能执行（unenforceability defenses）】
即被告可以抗辩专利权人违反衡平法之原则，例如专利权人有不正行为或懈怠时，该专利权人即不能于本案中据以请求法院执行该专利权之排他效力。
兹简要整理美国专利诉讼实务上，与专利不能执行抗辩有关之体系表如下，以提供读者于实际个案发生时，迅速据以逐一检验专利权人的相关行为，是否可能因而导致系争专利不能执行，使得被告有主张积极抗辩的机会（详细内容请参考第五讲之说明）。
抗辩态样 | 具体类型 | 必要要件 |
专利权 不能执行 (unenforceability) | 不正行为 (inequitable conduct) | 未经揭露或虚伪陈述的信息之重要性 |
申请专利之人隐瞒该信息之意图 | ||
懈怠 (laches) | 自原告知悉或可得知悉其对被告有请求权时起，迄原告以该请求权为基础对被告提起诉讼之日止，已拖延了一段不合理，且无法解释其理由为何之期间。 | |
原告迟延提出该诉讼，经法院基于合理的标准据，认定对于被告造成重大之损失或伤害。 | ||
禁反言 (equitable estoppel) | 专利权人有误导之行为 | |
被控涉嫌侵害专利权之被告信赖专利权人上述之行为 | ||
被控涉嫌侵害专利权之被告因信赖而将受到重大之损害 | ||
滥用专利 (patent misuse) | 视具体个案而决定 |
【诉状实例-积极抗辩专利不能执行之记载】 On information and belief, the ‘601 patent is unenforceable because 〈专利权人〉 or its agents failed to bring material prior art to the attention of the Patent Examiner. |
【无效抗辩与不能执行抗辩之区别】
基本上，无效抗辩与不能执行抗辩，虽同系被告在专利诉讼中，除消极否认不侵权外，可提出之积极抗辩，但仍有以下之不同：
一、系争专利权无效与否，系取决于该专利权的各个申请专利范围，换言之，即使其他的申请专利范围符合专利法所规定之要件，但若其中某一申请专利范围不符专利法的规定，该专利权人必须减缩或撤回该申请专利范围，否则整个专利权始可能因而被宣告无效；而系争专利权是否不能执行，则系涉及全部之请求项，亦即整个专利权将因违反衡平法而不能执行。
二、系争专利权一旦无效，则所有不同案件中之的被告均可以之作为抗辩的理由；因此，在某特定之专利诉讼中，被控涉嫌侵权之被告，可以藉由该原告据以为请求权基础之专利权，已在其他先前案件中被法院宣告无效之判决，而在本专利诉讼中，提出作为该专利权应为无效的重要关键证据[3]；相反地，系争专利权是否不能执行，则须视各个案中(case by case)之系争专利，有无违反衡平法上原则的情形，而决定个别被告可否据以提起抗辩，其他不同个案的被告，并非当然可以援引为各个不同个案中之抗辩事由。
【无效抗辩与不能执行抗辩之区别】
无效抗辩 | 不能执行之抗辩 | |
对专利权之效力 | 各个申请专利范围个别决定 | 整个专利权全部一体适用 |
对被告之效力 | 任何被告均得主张 | 个别被告视个案而定 |
值得注意的是既判力的问题，倘若专利权一旦不符专利法的规定因而被宣告无效时，其他个案的被告均可以之作为抗辩的理由，亦即此时该专利权无效之裁判具有既判力。
相反地，若某个案中被告，所提出专利权因不符专利法的规定，而应被宣告无效的抗辩被法院驳回时，该专利权并非无效之裁判，不具既判力，因此，其他个案的被告，仍可于其他个案中，继续提出该专利权无效之抗辩。
【未侵害专利或未造成损害（non-infringement defenses）】
即被告可以抗辩其所制造、贩卖、进口之物品的技术特征、或其所实施之制程，并未落入原告专利的字面或均等范围，而不侵害原告之专利权。
而在美国专利诉讼实务上，若被告否认侵害专利，或主张并未造成原告之任何损失时，有认为仅在前述消极的回应中，单纯否认原告关于专利被侵害、或被造成损害之主张即可；亦有认为应该在此处，以积极抗辩的形式，主张并未侵害系争专利、或未对原告造成任何损害（详细内容请参考第四讲之说明）。
【诉状实例-积极抗辩未侵害系争专利之记载】 To the extent that any claim of the ‘601 patent is found to be enforceable and not invalid, such claims are not infringed by 〈被告公司简称〉. |
【诉状实例-积极抗辩未造成损害之记载】 〈原告公司简称〉 has not been damaged by the actions complained of and therefore has no remedy at law. |
【其他抗辩方式】
被告除了上述之抗辩方式外，尚可以原告与其之间存有许可合同；或原告所主张被告的侵权行为，发生在其提起诉讼之六年前；或原告并未在其产品或包装上标示专利号数等事项为由，抗辩原告不得请求损害赔偿：
双方间存有许可合同
已超过消灭时效
未标示专利号数
商业先使用
双方间存有许可合同
由于原告即专利权人，已授权被告实施其专利权，亦即对被告放弃其基于专利法所享有之排他效力，被告当然有权在被授权之范围、时间与地域内，实施系争专利之内容，原告自不得主张被告侵害系争专利，而请求被告损害赔偿。
若被告有效提出系争专利之许可合同以资抗辩，则被告实施系争专利之内容，究竟有无超过被授权之范围、时间与地域，属于专利权人负责举证之事项。
已超过消灭时效
依据美国专利法第286条第1项之规定，除非法律另有规定，否则诉讼当事人不得以起诉或反诉之方式，主张被告赔偿六年前因被告之侵权行为，所造成之损害。因此，被告可以依据美国专利法第286条第1项之规定，就原告所主张被告应赔偿六年前因被告之侵权行为，所造成之损害之部分，提出抗辩。
例如被告自原告提起专利侵权诉讼之日起算，八年前即已从事侵害原告系争专利之行为：
▲倘若被告一直持续侵害原告系争专利之行为，则原告只可请求赔偿最近六年内，因被告侵权行为所致之损害；但原告不得请求起诉日起六年前，因被告侵权行为所致之损害。
▲倘若被告侵害原告系争专利之行为，持续到原告起诉四年前时，原告只可就起诉日起六年前，一直到四年前因被告侵权行为所致之损害，请求被告赔偿；但原告不得请求起诉日起六年前，因被告侵权行为所致之损害。
▲倘若被告侵害原告系争专利之行为，在起诉日起六年前即已终止，则原告即完全不得请求起诉日起六年前，因被告侵权行为所致之损害。
未标示专利号数
【注意】 因此，若专利权人授权他人在美国实施其专利权时，应于许可合同中载明被授权人应于专利物品上标示专利号数，以免日后影响专利权人之损害赔偿请求权。 |
根据美国专利法第287条第1项规定，专利权人及为专利权人在美国境内制造、贩卖、为贩卖要约专利物品，或将专利物品进口到美国之人，可以在专利物品上标示专利字样（patent或pat）以及专利号数，以通知公众该等物品已获得专利。而倘若依该物品之性质无法为上述标示时（例如专利物品系极为细小之零件），则可以选择在内含一个或数个专利物品的外包装或标签上，标示上述之字样。
若专利权人或为专利权人实施专利之人，并未在专利物品或外包装上，标示专利字样及号数时，专利权人不得在任何侵权诉讼中，请求侵权人赔偿其所受损害。但是，只要专利权人证明已通知侵权人侵害其专利时，其后若侵权人仍持续侵权行为，专利权人即可以就其通知侵权后所遭受之损害，请求侵权人赔偿。而依据同法规定，专利权人对侵权人提起诉讼本身，即可视作为一种通知。
【立法目的】 专利权人之所以于专利物品上标示专利号数后，才可以对侵权人请求损害赔偿，系因为如此才可以使一般接触到该专利物品之社会大众，立即可得知悉其系专利权保护之对象，不得任意擅自实施。 |
【何谓通知】 由于美国专利法第287条第1项并未规定本条之通知应拘于一定之形式，因此，依照美国实务见解，只要专利权人曾以书面或口头的方式，告知侵权人其相关产品侵害系争专利时，例如警告信函，即属于本条之通知。 但是，即使侵权人与专利权人属于同行竞争业者，理论上侵权人应该知道相关专利之状态，可是只要专利权人并未于专利物品上标示专利号数，亦无法提出曾通知侵权人之证据时，专利权人即不得请求侵权人赔偿其于起诉前所受之损害。 |
因此，若侵权人提出专利权人并未标示专利号数之抗辩时，依照美国最高法院之意见，除非专利权人可以提出相关证据，证明其已在专利物品上标示专利号数，或先前已通知侵权人其相关行为侵害系争专利时，否则，专利权人只可将从对侵权人提起侵权诉讼时起所受损害之部分，请求侵权人予以赔偿。
2011年9月16日，由美国总统欧巴马签署颁布之美国发明法（America Invents Act，简称AIA，编号S.23）规定，专利权人只要在公众不用付费即可登入的因特网上，提供专利的具体信息，专利权人便可透过披露该网址，符合专利法所规定之本项标示义务。
商业先使用
美国发明法（AIA）规定，于专利侵权诉讼中，倘若被控侵权之一方其使用为善意之商业上使用，且其使用早于系争专利申请日前一年，或早于系争专利之发明被公开前一年，构成商业先使用时（prior commercial use），即可于被控侵权时，以之作为抗辩基础。
（待续）
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