湾区知产教室：被告在美国专利侵权诉讼的抗辩（下）
张宇枢*
不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱她，她就保守你。
Do not forsake wisdom, and she will protect you;
love her, and she will watch over you.
一、基础事实
一家位于广州开发区的中国C公司收到日本A公司所寄交其向美国联邦地方法院提出专利诉讼之起诉状及法院传票，指称C公司在美国贩卖之切割机具，侵害A公司所拥有之美国X,XXX,XXX号专利。
根据传票记载，C公司必须于20日内，针对被诉事项，提出相关之回复意见。
二、本讲重点
当收到原告在美国所提起的专利侵权诉讼起诉状后，原则上只有极为短暂的时间，被控侵权之一方便必须要完成答辩书状，为期尽速完成相关诉讼上之防御阵线，建议被控侵权人可依序参考本讲以下重点，审慎采取因应措施。
★被告如何消极回应原告之主张？
★被告如何积极抗辩？
★被告如何提起反诉？
★被告其他可提出之声请？
三、被告如何消极回应原告之主张
请参阅第十八期之内容。
四、被告如何积极抗辩
请参阅第十八期之内容。
【不慎提出不当之主张或抗辩？】 依据F.R.C.P. RULE 8(c)后段之规定，倘若当事人一造将应以积极抗辩的方式提起之事项，误以反诉之形式提起、或将应以反诉的方式提起之事项，误以以积极抗辩之形式提出时，如基于公平正义考虑认为有必要时（if justice so requires），法院应视该当事人已以适当之方式提初期主张。 |
五、被告如何提起反诉
在美国专利诉讼中，被告除了可以消极承认或否认原告所起诉之事项、或是另外提起积极抗辩，以攻击原告所据以为起诉之基础外，还可以利用原告所提起之本诉讼程序，直接以对原告提起反诉（counterclaim）的形式，请求法院判决其所主张之事项。
因此，若被告对原告提起反诉，在形式上，等于被告另行对原告起诉，故被告应在书状中，如同原告起诉般，针对管辖权、当事人、背景事实与主要具体要求，逐一完整地向法院提出主张与说明。
至于被告所提起之反诉，则可因其据以提起之理由，与原告提起之诉讼目标是否有直接关系，依F.R.C.P. RULE 13之规定，而区分为强制性反诉及任意性反诉；
强制性反诉
任意性反诉
【注意】 若被告欲对原告主张之内容，系其他已开始进行中诉讼案件之诉讼目标时，依F.R.C.P. RULE 13(a)但书之规定，被告不必对原告提起反诉。 |
【强制性反诉】
若被告欲对原告提起反诉之主张，系本于原告据以为起诉基础的事物或事件本身时，且该反诉内容，不涉及法院无管辖权之第三人时，依F.R.C.P. RULE 13(a)之规定，被告应对原告提起强制性反诉（compulsory counterclaim）。
例如在原告主张被告侵害专利的诉讼中，被告若欲请求法院对于原告据以主张被告侵权之设备，做出并未侵害系争专利之确认判决、或被告若欲请求法院做出原告据以主张被告侵权之系争专利，应属无效或不能执行之确认判决时，被告应提起反诉，
【任意性反诉】
若被告欲对原告提起反诉之主张，并非本于原告据以为起诉基础的事物或事件本身时，依F.R.C.P. RULE 13(b)之规定，被告得对原告提起任意性反诉（permissive counterclaim）。
例如在原告主张被告侵害专利的诉讼中，被告若欲请求法院判决原告侵害被告之其他财产权时，被告得选择是否对原告一并提起反诉。
【美国诉状实例-被告提起反诉之记载】
COUNTERCLAIM Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 13, Defendant-Counterclaimant 被告简称 counterclaims against Plaintiff-Counterclaim Defendant 原告简称, and, in support thereof, alleges as follows: Jurisdiction 1. This Court has jurisdiction over this counterclaim, because this counterclaim arises under the patent laws of the United States, 35 U.S.C. § 102, et seq., and is brought to seek a declaration of patent invalidity. 2. This Court has jurisdiction over the state and common law claims herein under 28 U.S.C. § 1338(b) in that such claims are joined with a substantial and related claim under the patent laws of the United States, 35 U.S.C. §102 et. seq. 3. Jurisdiction over the claims asserted in this counterclaim arises under 28 U.S.C. §§ 1331, 1338, and 2201. 4. Venue is proper under 28 U.S.C. § 1391(b)(2). The Parties 5. Plaintiff-Counterclaim Defendant, 原告简称, on information and belief, is a corporation organized and existing under the laws of the 原告国籍或州籍. 6. Defendant, 被告简称 is a corporation incorporated under the laws of 被告国籍或州籍 with a place of business at 被告地址. Background Facts
7. On information and belief, 原告简称 manufactures and sells 原告产品. 8. 原告简称 brought a Complaint against 被告简称, alleging inter alia that the sales of a 被告产品 infringed its '601 Patent. The products are manufactured by 被告简称. 9. 被告简称 has been in the business of developing, manufacturing and marketing 被告产品since 1990. It has marketed and sold its 被告产品 throughout the world including in the United States. 10. In the early 2000s, and at least as early as 2001, 被告简称 developed and sold a 被告产品.These products were sold with product manuals. 11. The 被告产品 and its accompanying product manuals is prior art to the '601 Patent. This prior art is material and was not cited to the examiner during the prosecution of the '601 Patent. 12. 被告简称did it admit that the '601 Patent was valid.
COUNT Declaration of Patent Invalidity of the '601 Patent 13. Paragraphs 1-12 of this Counterclaim are incorporated as if stated herein. 14. The '601 Patent is invalid, and erroneously issued by the U.S. Patent and Trademark Office because it fails to comply with 35 U.S.C. §§102.
WHEREFORE, 被告简称 respectfully requests that the Court enter an Order and Judgment: 1. That the Complaint be dismissed with prejudice, with costs awarded to Defendant 被告简称; 2. That the Court hold that U.S. Patent 2,○03,601 is not valid; 3. That the Court hold that Plaintiff has not been damaged by 被告简称; 4. That Plaintiff take nothing from 被告简称; 5. That the Court award 被告简称 such other further relief that is deemed just and proper.
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【积极抗辩与反诉之比较】 倘若被告系以积极抗辩之方式，提出一定主张时，不论法院针对其抗辩表示何种看法，不服之当事人均不得单独对于法院对该抗辩所表示之看法，向联邦巡回上诉法院提起上诉。 反之，若被告系以反诉之方式，提出一定主张时，由于反诉本身即属于诉讼，故法院针对其反诉做出判决时，不服之当事人均得单独对于法院针对该反诉所做出之判决，向联邦巡回上诉法院提起上诉。 |
六、被告其他可提出之声请
被告针对原告在美国所提起之专利侵权诉讼，除了可以上述的方式，进行防御或反击外，被告还可以考虑先向法院提出下述的声请（motion），请求法院拒绝受理本案、或移转至其他法院管辖：
请求法院拒绝受理本案
【注意】 若被告未于答辩状中，针对下述事项提出声请，则依F.R.C.P. RULE 12 (h) (1)之规定，视同放弃（waiver）其请求法院拒绝受理本案之权利： 法院缺乏对人管辖权 不适法院 程序不合法 送达不合法
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请求移转至其他法院管辖
【请求法院拒绝受理本案】
依据F.R.C.P. RULE 12(b)之规定，被告可以先根据以下之事由，请求法院拒绝受理本案（motion to dismiss）：
法院缺乏事物管辖权
法院缺乏对人管辖权
不适法院
程序不合法
送达不合法
未就可救济事项提出请求
缺少Rule 19之必要共同诉讼当事人
■法院缺乏事物管辖权（lack of jurisdiction over the subject matter）
【实务运作】 在实际之专利诉讼上，一般的原告均知道应向美国联邦地方法院提起专利诉讼，故被告较少有向法院主张本事由之机会。 |
被告可以依据F.R.C.P. RULE 12(b)(1)之规定，主张系属之法院缺乏事物管辖权，而请求法院拒绝受理本案。
由于联邦地方法院对于专利诉讼，具有专属之事物管辖权，所以若原告误向州地方法院对被告提起专利侵权诉讼，被告可以根据本条款之规定，主张系属之法院缺乏事物管辖权，请求法院拒绝受理本案。
■法院缺乏对人管辖权（lack of jurisdiction over the person）
依据F.R.C.P. RULE 12(b)(2)之规定，被告可以主张系属之法院缺乏对人管辖权，而请求法院拒绝受理本案。
因此，倘若未发现被告在该法院之辖区内，持续从事规律性之相关行为之证据，且无其他证据，显示被告在该法院之辖区内，有意从事属于诉讼之请求权基础的行为时，被告可以请求法院拒绝受理本案。
■不适法院（improper venue）
虽然法院具备事物管辖权及对人管辖权，但是，被告仍然可以依据F.R.C.P. RULE 12(b)(3)之规定，主张系属之法院并不恰当，例如被告并非美国企业，且在美国并无任何分支机构；或原告主张之侵权行为地、或被告企业通常之商业行为，并非在该法院之辖区内时，被告可请求法院拒绝受理本案。
若被告认为本案系属之法院并不为适当，则得于首次之答辩状中，或是在声请法院移转管辖前，否认系属法院之适当性。但若被告不表示任何关于法院适当性之意见，则视同放弃其对适当法院表示异议之权利。
【实务做法】 在美国诉讼实务上，倘若并无实质重大的瑕疵，法院一般不会单纯因为程序上之瑕疵，而拒绝受理相关案件。 |
■程序不合法（insufficiency of process）
【实务做法】 若被告主张送达不合法，而请求法院拒绝受理本案时，原告应先负举证责任；换言之，在一般情形下，原告可提出前述由其送达代理人所出具之送达证书(proof of service)，作为证明其已善尽合法送达义务之表面证据（prima facie）。 |
被告于收到原告之起诉状后，可以检视该起诉状及传票，在形式上是否符合F.R.C.P.或其他之相关规定；倘若不符合时，被告可依据F.R.C.P. RULE 12(b)(4)之规定，主张程序不合法，而请求法院拒绝受理本案。
例如被告收到传票后，发现其上并未并盖有法院之印信（the seal of the court），因为不符合F.R.C.P. RULE 4(a)之规定，所以可根据本条款之规定，主张程序不合法，而请求法院拒绝受理本案。
■送达不合法（insufficiency of service of process）
在原告送达美国起诉状及传票的过程中，若被告发现不符合F.R.C.P.或其他之相关规定时，被告可依据F.R.C.P. RULE 12(b)(5)之规定，主张送达不合法，而请求法院拒绝受理本案。
例如原告若未在向法院起诉后120天内，将起诉状及传票（summon）送达给被告时，依F.R.C.P. RULE 4(m)之规定，被告可请求法院拒绝受理本案。
【立法目的】 F.R.C.P. RULE 19之立法目的，主要系基于某些案件，在可确定之一群人之间，有合一确定的必要性、或一次解决所有相关纷争之考虑，故规定应将该相关人，均列为诉讼当事人。 |
■未就可救济事项提出请求（failure to state a claim upon which relief can be granted）：
倘若根据原告在专利诉讼之起诉状中，所请求法院裁判之事项，即使其所主张之事实属实，法院仍无法给予其所请求之救济时，被告得根据F.R.C.P. RULE 12(b)(6)之规定，请求法院拒绝受理本案。
■缺少Rule 19之必要共同诉讼当事人（failure to join a party under Rule 19）：
【观念厘清】 由于只要原告在起诉状中所为之声明，在形式上法院可能提供相关救济时，法院即可受理本案；所以一般而言，被告根据本条款，请求法院拒绝受理本案成功的机率并不高；至于在最后法院是否相信原告之主张，则属于日后经过审理，法院是否认为原告的请求有理由之范畴。 |
若原告在美国未根据F.R.C.P. RULE 19规定，将应列为必要共同诉讼当事人之人列为当事人时，被告可根据F.R.C.P. RULE 12(b)(7)之规定，请求法院拒绝受理本案。
而所谓Rule 19之必要共同诉讼当事人，系指其若参与诉讼，并不会使法院对讼争事项缺乏管辖权，且本案若缺少该当事人，法院无法对于本案，完整有效审理并做出判决。
例如若被侵害之专利权系由数人共有时，美国法院必须对所有共有人均列为原告之专利诉讼案件，始能做出完整之判决；但目前却系由其中一个共有人，提起专利侵权诉讼，并未将所有之专利共有人均列为原告时，被告可以根据F.R.C.P. RULE 12(b)(7)之规定，主张本案缺少Rule 19之诉讼当事人，而请求法院拒绝受理本案。
【实务参考】 在美国诉讼实务上，关于F.R.C.P. RULE 12(b)(7)之适用，主要系因被告主张本案缺少必要的共同诉讼当事人时，法院拒绝受理相关案件。 倘若被告主张所缺少的诉讼当事人，法院认为在本案中并非必要时，法院可能会驳回其声请，或视该声请为要求该人参加诉讼，成为共同原告。 例如，若系由专利权人提起专利侵权诉讼，被告主张本案缺少其他专属被授权人为诉讼当事人，而请求法院拒绝受理本案；法院认为在本案中其他专属被授权人并非不可或缺时，可能会视为声请其他专属被授权人参与，以期能一次解决所有与系争专利相关之纷争。 |
【请求移转至其他法院管辖】
若被告认为目前在美国本案系属之法院并不恰当时，可以依据先前F.R.C.P. RULE 12(b)(3)关于不适法院（improper venue）之规定，请求法院拒绝受理本案。但是，若被告认为原告仍将另行起诉，无法规避本案之实质争议时，被告亦可基于当事人及证人之便利、与正义之利益等考虑，根据28 U.S.C. §1404(a)之规定，请求目前系属之法院，将本案移转至其他地方法院管辖（motion for transfer of venue），以彻底解决双方之纠纷。
【实务做法】 由于美国法院对于是否移转管辖具有裁量权，且联邦最高法院曾认为，仅在极少数之情况下，移转管辖的决定才属于恰当[4]。因此，在专利诉讼实务上，一旦原告提起专利侵权诉讼，被告要成功声请法院移转管辖的可能性非常微乎其微。 但是，若被告认为目前本案系属之法院并不恰当，依据F.R.C.P. RULE 12(b)(3)关于不适法院之规定，请求法院拒绝受理本案时，若系属法院认为其虽非最适法院而拒绝受理本案，但基于诉讼正义之利益，其仍得根据28 U.S.C. §1406(a)之规定，依职权移转管辖，而不裁定驳回诉讼。 |
例如，原告虽系向有管辖权之德州东区联邦地方法院提起专利侵权诉讼，但被告却主张系属法院的距离，对于均位于加州之本案当事人及相关证人，在往返上造成极大之不便利时，可以尝试根据28 U.S.C. §1404(a)之规定，请求目前系属之法院，将本案移转至亦有管辖权之加州中区联邦地方法院管辖，以符合正义之利益。
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