一、事件背景

2020年10月7日，瑞典皇家科学院公布，2020年诺贝尔化学奖授予法国的艾玛纽埃尔·夏鹏娣（Emmanuelle Charpentier）和詹妮弗·杜德娜（Jennifer Doudna），以表彰两位科学家在基因编辑方法研究领域所作出的突破性贡献——CRISPR/Cas9基因编辑技术。该项技术通过运用Cas9（DNA内切酶）对靶DNA进行切割，从而对细胞进行基因组编辑。

但提及CRISPR基因编辑技术，还有一个绕不开的人，那就是就职于美国Broad Institute的华裔科学家张峰。张峰与两位诺奖获得者均为CRISPR方面做出了杰出贡献，并且，在2020年诺贝尔化学奖颁布以前，Broad Institute已经与两位诺奖获得者所带领的加州大学和维也纳大学研究团队就CRISPR相关专利归属问题在美国展开了长达数年的论争。

二、事件过程

由于CRISPR/Cas9技术在基因编辑领域的重要地位，Broad Institute也就这一编辑技术在世界上其他国家和地区进行了申请。不过，与在美国的情况类似，其在其他国家和地区的专利申请历程也较为曲折。2016年6月14日，Broad Institute向日本特许厅提交了“用于序列操作的系统，方法和优化指南所组成的工程设计”这一发明专利申请；6月29日，其又提交了“旨在改变遗传因子产物的CRISPR-Cas系统和方法”这一申请。在申请发明专利的同时，Broad Institute也一并主张了专利优先权。这些申请和主张于2016年9月被公开。

然而，Broad Institute分别于2017年4月28日和5月9日收到了拒绝审定的通知。Broad Institute不服该两项审定，便于同年9月15日向特许厅请求拒绝审定不服审判。2018年9月14日，特许厅认为Broad Institute的请求不成立；10月1日，后者收到了关于两项请求不成立的审决书副本。2019年1月29日，Broad Institute向日本知识产权高等法院提起诉讼，请求取消该两项审决。2020年2月25日，知识产权高等法院对两个案件作出了判决。就专利申请一，法院维持了特许厅的审决；而关于专利申请二的审决则被法院取消。

三、差异产生之原因

乍看之下，同一主体在同一技术领域内几乎同时申请的发明专利最终却获得了截然不同的裁判结果，似乎不符合人们对“同案同判”的期望，反倒是特许厅的裁判更具有一致性：特许厅认为该两项发明专利申请与在先的其他基因编辑技术具有同一性；既然已经是公众所知悉的技术，不具备新颖性，那么自然不能授予专利权。反观日本知识产权高等法院的判决，虽然从逻辑上与特许厅类似，以日本《特许法》第二十九条、第二十九条之二作为法律依据，法院同样援引这些条款对专利申请与在先专利的同一性，以及专利申请中发明的新颖性问题进行分析，但由于事实认定与特许厅存在些许不同，两项判决的差异也由此而生。

在关于专利申请一的审判中，日本知识产权高等法院认为其与特许厅所引用的多项专利具有同一性。虽然，Broad Institute主张这些专利并不能实现专利申请一的功能，不能援引《特许法》进行排除，但法院认为：

《特许法》第二十九条之二的宗旨是，即使在权利要求书以外，在先申请的说明书等文件中描述的发明内容也将会随着该申请的公开而被公布。那么，即便是在这一在先申请公开之前提交的在后申请，只要其发明的内容与在先申请的内容相同，那么在后的发明专利申请并不会带来新技术。从专利制度以公开新发明的代价来保护发明的宗旨来看，给予在后申请发明专利并不妥当。

该条款中与在先申请相同的“发明”，是指根据在先申请的各种文件中记载的事项，以及与记载相同的事项得以掌握的发明；所谓“与记载相同的事项”，是指通过参考申请时的公知技术就能推导出的事物。

因此，即便在在先申请的说明书等文件中没有记载，在理解在先申请的发明时，也可以参考该技术领域从业者的公知技术来进行认定。如果该项发明在充分考虑相关从业者的公知技术之下仍无法得以充分公开，那么其不具有排除在后申请的效果。反过来说，在先申请中技术内容的公开程度，只要达到足以令相关从业者通过公知技术进行实施，就可产生排除在后申请的效果了。

鉴于以上情形，特许厅拒绝向该专利申请授予专利权的行为并无不妥。

相较而言，在关于专利申请二的审判中，日本知识产权高等法院认为，该项专利申请着眼于“tracr排列的长度”，由于采用了“tracr排列具有超过30个核苷酸长度的结构”，与引用例相比，引用例并没有表达出对tracr排列长度设置的技术思想；并且，在专利申请二的优先权日时，并无证据表明该技术领域从业者具有“将tracr排列的长度设置为30个以上的核苷酸”这样的公知技术或常识。因此，专利申请二与在先申请的其他专利并不相同，日本特许厅依据《特许法》第二十九条之二拒绝授予专利申请二专利权的行为有误。

四、影响及启示

这两个案件由于涉及基因编辑技术而备受关注。对于日本的生物医药产业从业者来说，由于Broad Institute的一项专利申请被拒绝了，其得以在此基础上进一步研究相关技术领域的知识产权回避策略，是个利好消息。

亦应注意到，对于特定的发明，即便是与在先的专利申请存在差异的情况下，也可能被认定为具有同一性，进而丧失专利授权的机会。因此，有关主体在申请日本发明专利时，应谨慎妥善撰写和设置有关的权利要求、说明和图样等文件，避免其技术特征落入在先专利之中。如特定发明被判定与在先专利申请具有同一性，则应当在有关文件中凸显其独特的功能或作用，如果其具有与在先申请发明不同的效用，则仍可避免其新颖性灭失。

（整理：谢阳^*）